评析：谷歌公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)商标申请驳回复审行政纠纷一案

案号：中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2016)最高法行再102号

案情介绍：

再审申请人(一审原告、二审上诉人):谷歌公司。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):国家工商行政管理总局商标评审委员会。

本案申请商标为第11709161号“nexus”商标,由谷歌公司于2012年11月7日提出注册,指定使用商品为第9类“手持式计算机、便携式计算机”。

本案引证商标为第1465863号“NEXUS”商标,由案外人株式会社岛野于1999年5月13日提出注册申请,核定使用商品为第9类自行车用计算机,专用期限至2020年10月27日。

2013年9月9日,国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)作出商标驳回通知书,认为申请商标与在先申请的引证商标构成近似,不符合2001年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第二十八条的规定,对申请商标予以驳回。

谷歌公司不服该决定,向商标评审委员会申请复审。

商标评审委员会于2014年3月25日作出商评字[2014]第36492号关于第11709161号“nexus”商标驳回复审决定(以下简称被诉决定)。

该决定认定:申请商标与引证商标字母构成及呼叫完全相同。

申请商标指定使用的便携式计算机等商品与引证商标核定使用的自行车用计算机商品构成类似商品,申请商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。

综上,商标评审委员会根据商标法第二十八条的规定,决定申请商标予以驳回。

谷歌公司不服被诉决定,向北京市第一中级人民法院(以下简称一审法院)提起行政诉讼。

一审法院认为,申请商标与引证商标除字体及颜色外,二商标的字母构成、呼叫完全一致,构成近似商标。

申请商标指定使用的手持式计算机、便携式计算机与引证商标核定使用的第9类自行车用计算机均为计算机类产品,相关公众容易认为其存在特定联系并造成混淆,故申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品。

商标审查具有个案性,其他商标获得初步审定或核准注册的情形并不能作为申请商标获准注册的必然依据。

谷歌公司还主张其与引证商标权利人签署了商标共存协议,因此申请商标应予核准注册。

但商标法的立法目的企服快车面在于保护商标权人的利益,维护其商标信誉,保护生产、经营者的利益；

另企服快车面在于保障消费者利益,防止市场混淆,促进社会主义市场经济的发展。

因此,若诉争商标与在先商标指定使用的商品相同或类似,且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似,出于维护正常市场秩序、防止混淆的目的,通常不应考虑相关的共存协议。

鉴于本案中申请商标与引证商标相同,该主张缺乏事实及法律依据,故对其相关主张不予支持。

一审法院据此判决:维持被诉决定。

谷歌公司不服一审判决,向北京高级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决及被诉决定。

二审法院认为，申请商标指定使用的手持式计算机、便携式计算机与引证商标核定使用的自行车用计算机均为第9类计算机类商品,且二商标指定使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费群体等方面基本相同或存在较大关联,故构成类似商品。

申请商标与引证商标为相同类别上的近似商标,如共存则易使相关公众认为两者来源于同一主体或其提供者间具有特定联系,从而对商品来源产生混淆、误认。

商标法的立法目的企服快车面在于保护商标权人利益,另企服快车面还应保障消费者利益,防止市场发生混淆,故对该共存协议不予考虑。

商标授权确权案件应当根据案件的具体情况加以个案审查,其他商标的注册情况亦不是本案申请商标具有可注册性的当然理由。

据此判决:驳回上诉,维持原判。

谷歌公司不服二审判决,向本院申请再审称:(一)谷歌公司与引证商标所有人株式会社岛野在全球范围内达成了“NEXUS”商标共存协议。

(二)引证商标与申请商标存在区别,不构成类似商品上的近似商标。

(三)二审判决对共存协议不予采信,认定事实不清,适用法律错误。

(四)申请商标经过大规模的使用和宣传,已经获得了较高的知名度和显著性,与申请人建立起了稳定且唯一的对应关系,与引证商标之间形成了市场区分。

最高人民法院终审判决认定：

法院认为,本案争议焦点在于申请商标是否违反商标法第二十八条的规定。

本案中,首先,从商标标识本身来看。

申请商标虽然与引证商标字母相同,但是申请商标的字母均为小写,其中字母“n”,“e”,“u”,“s”为灰紫色,色彩自上而下由浅变深。

字母“X”的中间连接处断开,四段分别采用蓝、红、黄、绿四色,其视觉效果与引证商标具有一定差异,相关公众能够予以区分。

其次,从商品类别来看。

引证商标指定使用的商品为“自行车用计算机”,与自行车体育运动密切相关；而申请商标为“手持式计算机、便携式计算机”,属于消费电子领域。

因此,虽然二者形式上都与“计算机”有关,但功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异。

最后,引证商标权利人出具的同意书是本院认定申请商标的注册是否违反商标法第二十八条规定的重要考虑因素,具体理由如下:其一,引证商标权利人通过出具同意书,明确对申请商标的注册、使用予以认可,实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一。

在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下,应当予以必要的尊重。

其二,根据商标法第一条的规定,保障消费者的利益和生产、经营者的利益均是商标法的立法目的,二者不可偏废。

本案中,相较于尚不确实是否受到损害的一般消费者的利益,申请商标的注册和使用对于引证商标权利人株式会社岛野的利益的影响更为直接和现实。

株式会社岛野出具同意书,明确同意谷歌公司在我国申请和使用包括申请商标在内的有关商标权,表明株式会社岛野对申请商标的注册是否容易导致相关公众的混淆、误认持否定或者容忍态度。

尤其是考虑到谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业,本案中没有证据证明谷歌公司申请或使用申请商标时存在攀附株式会社岛野及引证商标知名度的恶意,也没有证据证明申请商标的注册会损害国家利益或者社会公共利益。

在没有客观证据证明的情况下,不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由,否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分,对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。

其三,虽然商标的主要作用在于区分商品或者服务的来源,但除申请商标和引证商标外,包括谷歌公司的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。

因此,即使准予申请商标注册,如在实际使用过程中结合其他商业标志,亦可以有效避免相关公众混淆、误认。

商标评审委员会及一、二审法院认定错误，本院予以纠正。

【法律评析】

本案主要的法律问题是商标并存同意书的证明效力问题。

在近几年开始，商标注册同意书或者叫商标共存协议书才开始在行政和司法领域进行适用。

这也是审理商标案件的法院撤销商标评审委员会裁定的主要理由之一。

但是随着同意书在商标行政审查程序中的更多运用，这种冲突就会越来越少。

商标保护的同意书实际上是一种对在后注册申请商标的许可，如果权利人同意在后申请人的注册，并且不会损害到第三方的利益，那么可以成为商标获得注册保护的依据。

同意书的证据实际上在商标注册的审查中还会受到一定程度的限制，例如是否可能对社会公共利益、风俗习惯等商标保护的理由，以及是否还可能对相关公众造成混淆误认等进行审查。

因此，在商标资源有限的情况下，商标之间的冲突非常繁多，通过商标注册同意书的形式，可以很大程度上解决和在先权利冲突的问题。