在符号的使用中有这样一种情况:被告将与原告相同的商标或近似的商标的确使用在该注册商标被核定使用的商品或类似商品上,这种使用是否必然构成侵权呢?这个问题在上述"关于混淆可能性的把握"里已进行了讨论,但在那一部分问题只讲了一半,得出的结论是,被告在上述情况下使用商标是否构成侵权,还得看这种使用是否具有造成混淆的可能性.如被告的商品属于贴牌加工的产品,根本未进入流通领域,或者被告的商标与原告的商标都具有悠久的历史,各自有自己的固定消费群体,且都具有较高的知名度,彼此不存在搭便车的现象,在这两种情况下小编认为不宜认定侵权.因为上述情况如认定侵权将背离了竞争政策拟实现的促进和维护公平有效市场竞争的目标,使商标法沦为符号保护法.与此相关,在此需要讨论的另一前提性问题是,看被告的使用行为是否构成对原告商标权的侵犯首先要看这个符号是否是被作为商标在使用.这对于叙述性商标和任意性商标有较强的针对性.

叙述性商标作为商标意义使用的不是该商标作为文字的本原含义即第一含义,而是其通过长期联系商品使用形成的第二含义.当人们在第一含义上使用该文字时,商标权人无权对抗他人的使用.我国《商标法实施条例》第49条规定:"注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用."这一条明确了他人对于叙述性商标在非标识意义上使用时,不构成对注册商标专用权的侵害.实践中不乏将他人已注册的标志作为非标识性使用的例子.如"厦门华侨电子企业有限公司诉四川长虹电器股份有限公司北京分公司、北京蓝岛大厦' CHDTV'商标权纠纷案"中,原告厦门华侨电子企业有限公司作为" CHDTV"商标的注册者,其对该商标享有的专用权受法律保护.但由于"HDTV"是高清晰度电视的英文缩写已作为国家标准予以明确,当"HDTV"作为直接表示商品特点的技术术语的英文缩写时,厦华电子公司无权禁止四川长虹电器股份有限公司等正常使用.类似案件是否构成商标侵权有一点十分关键,那就是使用人对该叙述性商标的使用是在第一含义上使用还是在第二含义上使用.又如在"杜家鸡商标侵权纠纷案"中,"杜家鸡"是源于湖北松滋的一道菜名,由一位称为"杜婆"的老婆婆创始.2003年6月,原告个体经营者王某经向国家工商行政管理局申请获得"杜家鸡"注册商标专用权,核定服务项目为第43类(备办宴席;餐厅;饭店;餐馆;快餐馆;自助餐馆;咖啡馆;鸡尾酒会服务).被告张某自1999年开始在武汉市以"正宗杜家鸡专卖"为门头店招,以"杜家鸡火锅"作为唯一菜品向公众提供餐饮服务.在这个案件中,被告对"杜家鸡"的使用是否构成侵权,由于被控侵权标识中的杜家鸡"文字与原告的注册商标相同且使用在相同服务上,因此,判断被告的行为是否构成商标侵权,首先在于认定被告的使用行为是标识服务来源的商标性使用还是描述其服务特色的非商标性使用.不可否认,被告将"杜家鸡"文字与"专卖结合进行使用,确实具有描述其服务特色的特征,但是在被告未设置其他可用于指示服务来源标识的情况下,该描述服务特色的标识同时又兼备发挥指示服务来源的功能.正如其他损害指示商标所有人的商品或服务来源功能的任何使用一样,被告杜家鸡"标识这一指示服务来源的功能,与注册商标的识别功能同质.这使得被告的使用行为构成商标意义上的侵权使用.正如法院所认定的,被告张某在经营武汉市江岸区张老三小吃店的过程中,未经原告许可使用"正宗杜家鸡专卖"招牌,虽有表明该店将"杜家鸡火锅"作为唯一菜品提供的服务特色之用意,但根据现有证据,在"杜家鸡"被注册为餐饮服务商标的事实既定而作为菜品通用名称尚未获得普遍认同的情况下,"正宗杜家鸡专卖"招牌中的"杜家鸡"部分是有可能被公众认作服务商标的.结合被告餐馆的店面外观上没有显示其登记名称张老三小吃店",也没有除"正宗杜家鸡专卖"招牌之外的其他明显识别性标识的事实,故认为被告对"杜家鸡"的使用方式超出了法律规定的合理使用范围,属于商标性使用.

任意商标也存在非标识使用的问题.由于形成任意商标的文字取自现有公共词汇,如"长城"、"熊猫"、"苹果"等,商标权人不能对抗他人对该词汇的原有含义的使用,即当他人包括其他经营者非标识性地使用这一词汇时应不构成侵权.如"宝洁公司诉上海晨铉智能科技发展公司"案中," SAFEGUARD词在英语中是安全防卫之意,宝洁公司不能凭借其注册商标专用权对抗被告——一个经营安全防范产品的企业对这一词本身含义的使用.对于来自公共领域的词汇,其作为商标意义上的使用是属于商标权人的,而作为非商标意义上的使用则是属于社会公众的,无论是驰名商标也好,普通注册商标也罢都应当把握公域与私域的界限.如果将属于公域的使用行为纳入商标权人私权控制的范畴,商标权本身的正当性就将受到质疑.在这个案件中,法院关于被告注册的域名是对原告驰名商标的使用,构成不正当竞争的意见值得进一步讨论.

与是否属于标识性使用还有一个相关的问题是,如果对他人的商标使用是标识性使用,但这种使用并未破坏商标与商标权人之间的联系,而只是在此前提下将商标的使用作为宣传自身产品的广告的背景素材,这种使用行为应如何定性?如在商标侵权纠纷案"中,上海鑫贵房地产开发有限公司与上海国际丽都置业有限公司在为其酒店式商务公寓"丽都新贵"做推介宣传的广告牌中间部分有一半蹲模特图像,模特手中拎有包含了"LV"商标图案的手提包,被告的这一行为是否构成对原告—"LV"商标权人路易威登马利蒂公司的商标侵权?对此,小编同意上海市第二中级人民法院关于"两被告在广告中并没有对'LV'商标图案做商标性标识使用,消费者不会因该广告而对楼盘的来源产生混淆,因此,原告的商标侵权指控没有依据"的意见.在国外与此类似的案件中,欧共体法院对"Opel案"的裁决意见也值得借鉴.2在该案中,欧宝公司在1990年就"opel"商标在德国获得注册,使用在汽车和玩具等商品上.欧宝公司于2004年发现 Autec公司未经其许可,在德国生产并销售以 Opel Astra V8型小跑车为原型制作的遥控等比例仿真模型汽车,并且还在与原型汽车相同的位置上标注了Opel"标识.欧宝公司认为 Autec公司的行为构成侵权.对此案,欧共体法院的最终裁决认为,根据一号指令第5条第1款(a)项,商标专用杈人有权禁止任何第三方未经许可即在相同商品上使用与其商标相同的商标.但是,这条规定的本意是在保护商标最本质的标明商品或服务出处的作用.在某些特殊情况下,在相同商品上使用与他人相同的商标并不会误导相关公众对商品岀处的判断,因此,也不构成侵权.在本案中, Autec公司在模型车上使用"Opel"标志,只是为了诚实地复制原品而不是为了表明该模型的出处,不能仅仅因为使用了"Opel"标志就认定其侵权.该案充分体现了商标保护的本质在于对商标基本功能——识别功能的保护这一基本法理.