商标被动使用认定的评析

我国商标法虽然采取在先注册制度，但是商标真正的价值在于“使用”，随着信息高速的交互与交通日益发达，商标使用的表现形式越来越多样化，无论是民众对特有商品或服务的俗称，抑或是代购及海淘产业将海外品牌引进境内消费者的视野，商标知名度的扩散在某种程度上越来越脱离原商品或服务的经营者，而是借助外部力量发展壮大。

那么在此情况下，这种使用方式是否可以构成商标的使用行为呢?

商标被动使用的形式及争议

以往商标使用行为通常是符合我国《商标法》在第四十八条规定的行为，“是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”即权利人主动地采用上述形式使用商标，称为商标的“主动使用”。

但是近年来，出现越来越多这样的现象，即除享有商标使用权人以外的社会公众以及媒体对已注册商标俗称的宣传报道使用，进而产生区分不同商品来源、保证产品质量的实际效果行为；以及社会公众对尚未在入驻中国的品牌，通过代购或者海淘的方式，使得该未在中国注册的商标享有一定的知名度，这种使用属于商标的“被动使用”。

商标俗称被社会公众或者媒体报道而被动使用的模式下，商品或者服务的经营者自身并未对商标俗称进行主动的投入，但却获得了甚至远高于本商标的推广效果，若将商标俗称这个社会公众集体的智慧结晶授权予商品或者服务的经营者，那么对于在先申请该商标俗称并进行主动使用的第三人而言，从形式正义的角度而言实有不公。

而海淘代购等行为，商品或者服务的经营者的目标地域并不是中国，也没有主动推广使用，但却获得消费者的对商品或者服务来源的认知，在此条件下，如果将该境外商标授予商品或者服务的经营者，将违背商标法的地域性原则。

司法实践对被动使用态度之转变

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款规定：

我国司法实践中对“被动使用”的态度，最初采取的是直接否定，从“伟哥”案到“索爱”案，法院认为标识其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有主动实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源。

到后来的“广本”案“路虎”案中，法院虽然没有明确强调被动使用这一概念，但是基于“标识己被社会公众认可并使用”、“具备了商标的作用”、“实际使用效果及影响及于商家”等事实，推导出其实质等同于商家的使用;直到广云贡饼案的判决中，法院认为，某一标志能否成为商标，不在于商标权人对该标志是“主动使用”还是“被动使用”，关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立。

可见我国司法实践中对被动使用认定从“制造商激励”理论转变为“消费者保护”理论，对于被动使用的认定是一种极其例外的情况。

在美国，商标法经过近百年的发展，也积累了一系列涉及未注册商标公众使用的判例。

这些判例包括Coca-Cola)诉Koke Co. of Am.案，Bunny Club案 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft诉Hoffman案、“BIG BLUE”案等，这些判例所形成的规则被称为“公众使用规则(Public Use Rule或Public Use Doctrine)”即：

但是被动使用虽然在司法实践中被认可，但其适用需具备相应的条件，不能普遍适用。

商标被动使用并阻却他人的条件严苛

美国商标法通过上述判例进一步明确了公众使用规则的使用条件，

一，除在先的标识的公众使用外，若商标持有人“类似使用(analogous use)”了该标识，便应享有排除他人使用该标识的权利。

二，仅依靠在先的标识的公众使用，但商品或服务经营者没有任何使用时，应考察公众使用的目的，若标识公众使用的目的是给该商品或服务经营者带来与其该标识相关的利润，商品或服务经营者应享有排除他人使用该标识的权利。

根据我国的相关判例，笔者认为对于被动使用是否构成在先使用至少需要满足以下几个因素：

首先，被动使用的标识与特定商品和服务以及其提供者三者之间已经具有紧密的，唯一的对应关系，这是被动使用被认可的核心要件。

一个市场经营者经过长期的经营活动，媒体报道(被动使用)的标识已经与其提供商品和服务产生特定联系，即使该标识其并没有主动使用过，依然应认为构成商标使用。

被动使用在先，也形成了特定的对应关系，则可以对抗在先申请商标。

如果不能产生与特定商品和服务以及其提供者三者之间已经唯一的对应关系，说明其并未得到社会公众的认可，其实际使用的效果带来的商誉也未影响到商品或者服务的经营者，在此情况下被动使用不应被认可，也不能对抗在先申请的商标。

其次，被动使用形式多，数量广。

如果仅有媒体报道或者消费者的口耳相传作为使用证据，则需考虑受众群体大小，越知名的媒体，认可度应越高，除此之外还需要看报道或者消费者传播的内容侧重于商业宣传还是事实评论，越偏向于商业宣传性认可度应越高，越偏向于事实评论认可度越低;报道媒体的类型越多，消费者数量越多，认可度应越高，类型越少数量越低，认可度应越低。

再次，被动使用的行为应当发生在中国境内。

商标权利具有地域性，即一个国家或地区依照本国或本地区的商标法律规定所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，也就是说媒体应当是在中国大陆境内的媒体，而对于仅通过代购事实作为商标使用证据的，如果境外标识虽然在他国具有很高知名度，但是没有进入中国市场，依然不能认可这样的知名度，不能给予过强的保护。

但是，也不能过于刻板的理解地域性，对于进入中国的市场的外国商业标识，可以参考国外知名因素，降低使用证据的要求。

最后，商品或服务的经营者对于被动使用商标的与其之间的指代关系明确表示认可和同意。

由于商标权益为私权，基于私法自治、私权处分的原则，商标权人当然也享有放弃该权益的自由。

若商品或服务经营者人曾明确表示对有关特定联系的建立不能接受，其被动使用行为不能阻却他人的注册。

法律的滞后性是其固有属性，商标的被动使用虽然没有被法律明文规定，但是其是否可以被认可不是是与非的问题，而需要满足多个条件，考量多种因素才能综合判断。

注册商标仅能说明其为该商标所有权人，并不能产生真正商标专有权意义上的价值，而通过使用给商标带来的价值则需要智慧地平衡已经建立的社会公共秩序以及公众对商标法的预期。