被动使用的商标是否应受到保护

吉利集团有限公司（以下简称吉利公司）于1999年11月10日向国家工商行政管理局商标局（以下简称商标局）申请注册“陆虎”商标，2001年3月7日被核准，其核定使用的商品类别为《商标注册用商品和服务国际分类》（以下简称国际分类）第12类“摩托车；陆地车辆发动机；陆地车辆变速箱；汽车；货车（车辆）；汽车（车辆）；小汽车；汽车；汽车车身；运货车”。

英国路华公司在中国注册了“LANDROVER”、“RANGEROV-ER”等一系列商标，并于2003年4月向商标局提出“路虎”商标注册申请，又于2004年9月向商标局提出“陆虎”商标申请，该商标在国际分类第12类“自行车；绳缆运输装置及设备；婴儿车；飞机；船”上被核准注册。

“陆虎”商标案的起因是2004年4月，路华公司向商标评审委员会申请提出撤销吉利公司注册的“陆虎”商标，其理由为：

而争议商标与路华公司在先使用并具有广泛市场影响的“陆虎”商标构成混淆性近似，争议商标指定使用商品也与路华公司的“陆虎”商标使用商品类似。

因此，吉利公司恶意抢注路华公司的“陆虎”商标，请求依据《中华人名共和国商标法》（以下简称《商标法》）第31条和第41条第2款的相关规定，撤销争议商标的注册。

而被申请人吉利公司则答辩称：路华公司从未在其商品或其他商业活动中使用所谓中文“陆虎”商标，其所称的在先使用并不存在。

“LANDROVER”被有些媒体翻译为“罗孚”、“兰德陆虎”、“路华”、越野“路华”等各种称谓。

这些翻译不是路华公司自己对商标的使用，更谈不上所谓“广泛影响”。

吉利公司依法注册商标，说其是恶意抢注简直无稽之谈。

商标评审委员会最终认为，路华公司没有证明自己使用的“陆虎”商标有一定的影响，且对该商标的使用并非申请人所为，不符合《商标法》第31条的规定，因此驳回申请。

路华公司之后向法院起诉，一审法院认为媒体使用“陆虎”指称“LANDROVER”是受宝马公司认可的，并未违背其意愿，且该称谓已经被广大消费者和媒体接受，实际上成为了“LANDROVER”在中国的使用标识，在相关汽车领域形成了一定的影响。

且吉利公司作为业内汽车生产企业，理应知道“陆虎”和“LANDROVER”之间的关系及其知名度。

因而判决撤销吉利注册的“陆虎”商标，并由商标委员会重新作出裁定。

不过在一审中提交的41份证据中，并没有形成“陆虎”和“LANDROVER”的统一对应关系，各报纸文摘中，有称其为“越野陆虎”的，也有“英国陆虎公司”、“览胜陆虎”等称谓。

而在吉利公司于二审中提交的212份证据材料中，对“LANDROVER”的中文称谓有18种，更有“罗孚”、“兰德·罗孚”、“兰治·罗孚”等名称。

商标被动使用与主动商业使用

此案双方的争议焦点，在于媒体等给某企业取的某一称谓是否可以算作该企业的未注册商标而受到保护。

即被动使用的商业标识是否符合《商标法》及其他法规的相关规定而受到保护，以及此种“商标”是否应当受到保护？

要了解商标的被动使用问题，就应首先从商标的使用问题着手。

在本案中，一审法院提到，该案的关键点在于对《商标法》第31条的适用，即申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

我国商标法中的商标使用指的是将商标用于“商业活动中”，只有在商业活动中的使用才构成商标使用。

而在大多数法院的判决中，都将商标的使用认定为是权利人或主张权利人自己的实际使用，即是其的主动使用行为。

因此，仅从其关于商标“使用”的定义上就可以排除吉利公司抢注其商标的可能性，因为在该案提交的证据中，路华公司并未在商业活动宣传中使用“陆虎”这一商标，而都只是媒体等其他人给予的对该公司生产的越野车的中文称呼，仅在报纸杂志的报道中可见，而并非是该公司主动进行的商业使用。

以《商标法实施条例》第3条的规定看来，在该案中媒体所用的中文称呼“陆虎”并不构成《商标法》第31条中的“已经使用并有一定影响”的规定，则路华公司无权申请撤销吉利公司的“陆虎”商标。

《商标法》对商标被动使用的保护

在我国现行《商标法》中，与此类问题相关的法条有第10条、13条、14条、28条、31条、44条和52条。

而有学者则提出，对于此类问题，依据我国现行《商标法》，可以有三种解决办法：

笔者认为，对于这三条解决方案仍有待斟酌，关于第一点方案，《商标法》第13条应该算是极其符合商标被动使用的这类情况的，依据13条确能对被动使用的商标进行保护，但显然如果依据法院解释的认为第31条中的使用是当事人“主动用于商业活动中”的理解，则显然与我国现行《商标法》对此问题的规定存在矛盾之处

至于第二和第三项方案，似乎并不符合《商标法》相关条款的规定。

《商标法》第10条规定的是不得作为商标使用的一系列标志，而显然该条最后一项规定的不良影响指的是该标志会对社会风气产生不良影响，而并不是指会引起消费者混淆并对相关企业产生损害后果的不良影响。

因而该条并不适用于对被动使用商标的保护。

而《商标法》第28条，其原文为“凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请”，即其针对的是已经注册或者经初步审定的商标，而在商标被动使用的情况中，则一般都是申请撤销商标注册的企服快车并未曾在商标局对该商标进行注册，该争议商标仅是媒体公众为其企业或商品取的一个称呼、代号，甚至该称谓并未经该企业的认可。

因此该条也不应适用于本文所探讨的这类情况。

被动使用商标保护的建议

在《商标法》中，与被动使用的商标的保护联系较紧密的除了第31条以外还有第13条，上文中也曾列举某学者提出的对被动使用商标的三种解决办法，其中第一种就提到了第13条，笔者认为较为可行。

从商标使用须产生一定影响的规定来看，此规定已经类似于驰名商标的规定，只不过比驰名商标的要求更加宽松一点。

笔者认为，对于企业主动使用的商标，其产生的影响可以不是很大，产生的影响的要求可以较宽松。

但对于被动使用的商标，首先对该种商标的保护本就只是出于保护消费者的考虑，其次这种情况下极易造成企业未付出什么代价却滥用权利的情况，所以出于这双重考虑，对其“有一定影响”的标准的适用要求应该更为严格，因而须达到驰名商标的“影响”的那种程度。

则笔者认为，对被动使用的商标的保护就可以直接适用未注册驰名商标的保护的条款，即《商标法》第13条了。

链接·商标被动使用案例

在“陆虎”商标案前，我国也曾出现过一些类似的商标被动使用的案件，如“索爱”案、“伟哥”案，等等。

在“索爱”案中，媒体公众将索尼爱立信公司的“索尼爱立信”牌手机简称为“索爱”，尽管索尼爱立信集团副总裁兼中国区主管卢健生称“我们不是索爱，我们是索尼爱立信……；我请求大家称我们为索尼爱立信或SonyEricsson，而不是索爱等”，但公众依然将该公司手机称为“索爱”。

后刘建佳向商标局提出“索爱”商标的注册申请，而索尼爱立信公司则在之后对此提出撤销申请。

同样在“伟哥”案中，美国辉瑞公司治疗阳痿的药品“Viagra”被媒体等译为“伟哥”，后该翻译名称也被他人抢注为商标，由此引起纠纷。

在这些案件中，法院判决各有不同，在“索爱”案一审判决中，法院认为“索爱”商标已经被消费者和媒体认可并使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用，媒体对此“商标”使用的效果自然影响到了索尼爱立信中国公司，实质上就等同于该公司自己的使用，刘的抢注行为符合《商标法》第31条的规定，撤销其注册的商标。

而在该案二审法院的判决中，法院认为31条要求的是申请撤销人主动将该商标在商业活动中予以使用。

“伟哥”案的判决中，法院也同样持与此类似的观点，认为美国辉瑞公司已明确声明“万艾可”为其正式商品名，且其从未主动在中国使用过“伟哥”商标，该商标的使用并不能反映辉瑞公司的真实意思表示。