在专利侵权诉讼中，无效涉案专利通常是一招制敌的不二法宝，因为对被诉侵权方来说，如果专利无效不掉，也没有更多损失，而如果将涉案专利全部无效，那当然是最好不过；如果部分无效，通过对涉案专利的权利要求的限缩进而进行不侵权抗辩也不失为上策。

所以专利侵权诉讼往往伴随着专利无效。

对于专利无效来说，结果无非三种，全部无效、部分无效和维持有效，在这三种结果中，全部无效和维持有效对于专利侵权诉讼的影响，并无争议，比较特殊的是部分无效。

而在部分无效中，更为特殊的一种情形是：在专利无效过程中，权利人对涉案专利的权利要求进行了修改，最终国知局在修改的权利要求基础上维持涉案专利有效。

如果被诉侵权产品并未落入修改后维持有效的权利要求，自然不必多言，但对于被诉侵权产品落入修改后的权利要求的保护范围的情况，虽然构成侵权是确凿无疑的，但这种修改超出了公众合理预期的权利要求是否会影响侵权判赔呢？本文尝试结合最高院的判例来进行分析。

《专利审查指南》明确规定，在无效过程中，权利人可以对权利要求书进行修改，但修改的原则是：

(1) 不得改变原权利要求的主题名称。

(2) 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

(3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

并进一步规定了在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

在这些修改方式中，明显错误的修正不在我们此次探讨的范围内，我们只讨论另外三种修改方式。

根据《专利审查指南》的规定，权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

上述第一种和第二种修改方式，其实都是在原先公示过的权利要求中进行删减，对于公众来说，不管是权利要求的删减还是技术方案的删减，都是有预期的。

因此，如果被诉侵权产品仍然落入以上述方式修改的权利要求的保护范围，在赔偿数额上并无可以酌减的理由。

而对于第三种方式，权利要求的进一步限定，该修改虽然缩小了保护范围，补入的技术特征也是其他权利要求中记载的，但由于补入的技术特征可以是一个或多个，这就导致修改后的权利要求可能是原先的权利要求中并未记载过的。

举例来说，有一个专利A，其包括四个权利要求，引用关系为：权2引权1，权3引权2，权4引权3，在无效过程中，权利人主动对涉案专利权利要求进行了修改，其修改的方式为将原权利要求2和原权利要求4中的附加技术特征加入到原权利要求1中，形成新的权利要求1，并删除原权利要求3。

具体如表1所示，在原来的权利要求1-4中，有四个技术方案，分别是：

权

1、权1+权2的附加技术特征、权1+（权2+权3）的附加技术特征、权1+（权2+权3+权4）的附加技术特征，而修改后的新的权1的技术方案为权1+（权2+权4）的附加技术特征，而由于原权利要求4与原权利要求1和原权利要求2之间并无直接或间接的引用关系，这就导致权利人修改后的权利要求是原专利权利要求书中从未出现过的。

,原权利要求原权利要求的技术方案修改后权利要求的技术方案权1权1权1+（权2+权4）的附加技术特征权2：引权1权1+权2的附加技术特征权3：引权2权1+（权2+权3）的附加技术特征权4：

引权3权1+（权2+权3+权4）的附加技术特征

表1 修改前后的A专利权利要求技术方案比对表

在此情形下，如果被诉侵权产品仍然落入修改后的权利要求1的保护范围，那么是无需考虑公众信赖利益和专利权人利益的平衡而径行裁判，还是在综合考虑公众信赖利益和专利权人利益的基础上作出裁判，(2021)最高法知民终56号案和（2019）最高法知民终369号案给出了答案。

在上述两案中，最高院认为：本案涉案专利自授权之时至国家知识产权局对确权程序中权利人对专利权利要求书的修改方式进行调整之日，社会公众对涉案专利权的保护范围均是以涉案专利修改前权利要求所确定的保护范围为基础，按照之前确权程序中所确定的修改原则及方式，合理预期通过修改涉案专利可能获得确认的权利要求所能确定的保护范围，以避免自己实施某一技术方案之时落入涉案专利权的保护范围而侵害涉案专利权。

如果按照之前有关确权程序中的权利人对专利权利要求书的修改方式，权利人无论选择“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”之中任何一种方式对权利要求进行修改，均不可能获得现在得到确认的修改后权利要求1，如此一来，落入修改前的权利要求1的保护范围的涉案被诉侵权行为，在修改前的权利要求1已经被放弃或无效之后，就不会又落入现在获得确认的修改后的权利要求1的保护范围。

此时就出现了在专利确权程序中权利人对专利权利要求书的修改在后续专利侵权程序中可能产生对社会公众不公平的情形。

因此，最高院最终改判了一审法院关于赔偿额的部分，并明确：专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任。

但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

因此，对于被诉侵权人来说，提起专利无效后，如果权利人对权利要求进行了修改，不仅有不侵权抗辩的可能性，即便构成侵权，还可以在判赔额酌减上做出努力。

参考资料：

（1）（2021）最高法知民终56号判决书

（2）（2019）最高法知民终369号判决书