与专利无效相关的实务工作,不仅需要从策略和方法角度进行宏观的思考,还需要结合具体的专利技术进行精细化的处理。
在本篇文章中,结合通信标准专利的案例,对细分领域中的专利无效和分析进行讨论。
一、标准专利的无效分析价值非常大
如果正在浏览该文的你对标准专利有所关注,相信对因标准专利所引发的诸多诉讼和热闹的新闻也会有所了解和关注。
标准专利多涉及许可的问题,而近年来因许可所引发的诉讼也愈加激烈。在这个过程中,不管是FRAND问题的确定、技术侵权成立后禁令的作出、还是专利组合许可费的确定等问题,究其核心均是因标准专利组合的价值确定而引发的。
标准专利组合的价值是对整个专利包多方面考量因素的总体体现,其中含有多少真正的必要专利是重要的评价指标。仅在宏观层面进行数据分析,统计声明标准专利的数量有如隔靴搔痒,也有行业内的公司对此持有反对意见[1]。
因此,在可承受的能力范围内,通过技术分析评价标准专利,是评价整体专利组合价值的一个可参考思路。而标准专利的无效分析则是深入价值评估这一核心问题的最有效和直接手段。
之所以这样说,原因大致有以下几点:
标准专利的无效分析开始于权利要求的必要性分析
对标准专利的分析而言,分析的起点始于权利要求与标准方案之间的关联性。只有确定权利要求与标准文本中某部分技术方案的对应性,才值得进行无效分析,而这一起点的确定也直接可得出必要性的分析结论。是否构成标准必要专利对专利价值的影响差异明显。
形式上的标准必要权利要求需在授权后得到更专业的评价
实践中,有大量标准相关的权利要求是在标准文本定稿后或他人提出相应技术提案后提交申请的,这种专利可以形式上满足必要性的形式要求,但从法律规定的角度,此类专利因在标准文本或技术提案公开之后提出,客观不应得到授权,显然应属于无效专利。通过无效分析将有效的定位这些专利,并将其排除于专利组合的价值考量因素之外。
许可谈判实践中可通过有效的无效分析评估整体专利包的价值
复杂的谈判往往是围绕具有一定数量的专利包进行的。在谈判实践中,技术谈判是评估专利组合价值的重要阶段。代表性专利清单的提出往往可作为评价专利组合整包价值的一个重要的代表性因素,而对代表性专利清单的无效分析显然是谈判中确认专利组合价值并影响谈判相对方报价预期的一种手段。
因此,讨论标准专利的无效分析具有现实的意义。
而如何开展此项业务需要充分结合标准专利和相关标准的特点进行。
面对同样的一组标准专利,不同的团队可能会给出不同的、甚至是相反的结论。结论上的差异不仅仅是因为从结果上没找到合适的现有技术而造成的,更深层次的原因在于对标准体系的理解和标准专利无效检索方法上的差异。
在与标准技术相关的专利实务领域,找对了方法可以高效的达成高质量的成果,笔者曾带领团队用4周时间(28天)完成了20项标准专利的稳定性分析,便是结合标准专利的特点所能体现出的一个结果。
经验和方法的可行性,要用结果说话。专利无效分析中找到有效的对比文件,是验证方法可行性的手段。结合作者的实战经验,通过以下内容逐步介绍如何在标准专利无效分析的过程中,确定思路、找到文件并给出对比的逻辑。
二、标准专利与标准必要专利的区分
本部分对标准专利和标准必要专利两个概念加以介绍和区分。概念的清晰区分有助于理解标准专利的文件体系,为无效分析的进行确立基本的认知。
标准专利(Standard patent)和标准必要专利(Standard Essential Patent)两个名词实际上应该合理界定,并体现不同的法律含义。
现实中存在大量标准技术相关专利,这些专利可称为标准专利,但并非所有的标准专利都具有标准必要的权利要求并构成标准必要专利。
这就像一个专利文件,里面的方案与手机相关,那么这个专利可以成为手机专利。但是,与手机相关,并不意味着在制造或使用手机时必须要用到这个专利,因此,手机专利不一定是手机的必要专利。
行业中较为认可的标准必要专利的定义,来自于欧洲标准组织ETSI的知识产权政策(IPR Policy)[2]。根据该项定义,只有一项包含标准必要权利要求的专利,才可以被称作标准必要专利。
在标准制定过程中,随着每次标准会议的召开和技术提案的提出,会产生大量的专利申请。这些专利围绕标准会议中的议题提出方案,是标准专家对标准制定中可供选择和讨论的技术方案的研发成果,也是各个公司声明专利的来源。
例如,在下述的某次4G相关的标准会议中,在相关讨论主题下,标准会议会对该主题下的部分会议提案进行讨论,并确定当次会议的结论。
尽管围绕同样的议题总是有大量相关的标准专利被提出。但是,标准最终采纳的方案往往是唯一的,因此,多数的专利方案不可能被纳入标准,只有少量的可能会成为覆盖标准的必要专利。
一项专利能够成为标准必要专利的情形,大致如下有以下两种情形:
1、有的情况下,高水平的标准专家会根据讨论的主题,最早的给出提案,这往往是质量最高也是最具技术价值的提案。这些方案可能最终被纳入标准,而对应的专利,也可通过日后对专利的修改产生可以覆盖标准的必要权利要求成为真正的SEP。
2、有的情况下,标准专家会通过监控会议进程,预测下一次可能出现的、并由标准大会采纳的方案。标准专家完成预测后,会提前布局专利,甚至在一个申请中同时覆盖可能采纳的方案以及备选的替换方案(布局专利并不代表一定会提出技术提案)。通过这种方式,标准专利专家可保证其研究成果具有最大的可能性被标准采纳。
幸运的情况下,专利申请中的某个方案会被纳入标准,而持有专利的公司可以通过修改权利要求使其与标准所匹配,构成必要权利要求。而多数情况下,这些专利申请的方案不会被标准采用,只能作为一项与标准技术相关的标准专利而授权,但不含有必要权利要求。(即使不构成必要权利要求,也不能完全否定这些专利的价值,实践中仍然有相应的观点加以论证。)
总览各类标准技术,诸如3GPP组织下的4G LTE和5G NR属于方案较为复杂的标准技术,但其中可产生丰富专利申请的内容也多是集中于接入网(手机与基站传输交互的阶段)相关的技术中。相比于大量的声明标准专利,标准方案中可构成申请专利的技术点绝对属于少数。
因此,在实践中,一个专利包中往往存在大量的不含有必要权利要求的标准专利,而专利包中真正必要权利要求的占比则参差不齐。
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