在做专利申请实审答复时，经常会遇到一篇X类文件评述创造性的情形，这种审查意见会让代理师喜忧参半。

忧的是，这种X类对比文件，往往公开的内容较多，技术领域、方案内容以及达到的效果都基本相同，只有个别较小的区别技术特征，感觉授权希望渺茫。

喜的是，由于只有一篇对比文件，只要破解掉该对比文件的影响，专利申请就有很大的授权机率。

但在专利申请答复实务中，如何破解对比文件的影响，代理师往往会感到无从下手。如果只是盯着这些小的区别技术特征，一味地陈述对比文件没有公开该特征，其有相应的技术效果等等，不痛不痒，很难从根本上获得审查员的认可。

此时，一种较好的处理方式是，从对比文件入手，深度分析其实现原理，不放过每一个细节，或许会得到期望的结果。

一、案件概要

涉案专利申请涉及一种无皂基风电轴承用长寿命专用润滑脂及其制备方法，该专利申请人在收到驳回通知书后，联系到我们，想要看看是否还有扳回空间，重新获得授权的可能。

在该案件中，审查员仅引用了1件对比文件，且该对比文件也是保护风力发电机轴承用润滑脂组合物，涉案专利申请与对比文件1相比，已经不仅仅是领域类似，保护的就是同一用途的同一物质，且都是保护组分，只是组分的含量上具有一定的差异。

审查员认为在对比文件的基础上，其区别技术特征是本领域常规手段的替换或者本领域技术人员通过常规实验手段即可获得，不具有创造性。

二、案情分析

接受该案件代理委托后，我们并没有轻易否定该案的复审前景，而是认真地对该案件和对比文件1做了比对，找到两者的差异点，这种差异点包括权利要求技术特征的差异点，以及对应的说明书解释的差异。

首先，我们发现，两者虽然基本都是用到了相同功能的物质，但仅是功能类似，具体选择的物质是不同的，比如该案件的抗氧剂是四季戊四醇酯，对比文件1的抗氧剂是酚系抗氧剂。

另外，非常重要的一点是，通过分析，我们进一步发现，对比文件1在背景技术中给出了一种观点的认定，即：基础油过高的黏度会导致润滑脂不具有充分良好的流动性。对比文件1中的技术方案也是基于该认定前提，选择相应的物质组分参数。然而在涉案专利申请中，恰恰是选择了相对较高的基础油粘度，同时，根据说明书给出的数据能够证明，在基础油黏度较高时，仍具有很好地流动性。

我们初步判断，这一点将会是涉案申请起死回生的“救命稻草”。因为根据对比文件1的所披露的内容，如果采用粘度较高的基础油，则会降低油脂流动性，那本领域技术人员不可能采用粘度高的基础油来制造油脂。也就是说，对比文件1相对于涉案申请不具有技术启示性，或者说是给出了完全相反的技术启示。

根据审查指南相关规定，通常采用“三步法”来评判专利的创造性，即：（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。结合该创造性评判规则，在对比文件1的基础上，该案件的方案相对于对比文件是非显而易见的，即第

（3）条并不成立。综合分析，涉案申请具有授权前景。

三、答复思路

根据前面分析，我们向客户介绍了我们的初步判断意见，客户听后也表示，这确实也是涉案申请的创新点，只是前期一直跟着审查意见的思路走，没有注意到该问题。

我们针对涉案申请的驳回决定提起复审，复审请求也是抓住关键点进行阐述，逻辑大致如下：

（1）从原理上说明涉案申请与对比文件1是不同的技术思路。涉案申请在基础油黏度较高时，仍具有很好的流动性，打破了对比文件1所说的基础油过高的黏度导致润滑脂不具有充分良好的流动性这一技术导向和技术偏见，对比文件1没有技术启示性。

（2）对权利要求中的区别技术特征与油脂流动性的关联做具体分析。指出虽然涉案申请添加的物质和对比文件1所披露的添加物质功能类似，但具体物质组分含量不同，物质组分也有一定的差异，正是由于这些差异，才产生了“在基础油黏度较高时仍具有很好地流动性”这一技术效果。

（3）阐释化学类发明创造性的特点往往就在于组分的调整。对于复杂的化学产品而言，其产品本身是混合物，由多种物质组成，其混合物本身是通过原料中的各物质发生一系列的物理化学反应所形成的，有时即便是微量的含量变化，都可能带来显著的效果变化。

复审请求提出后，虽然在前置审查阶段审查员没有认可该观点，但是在进入合议组审查阶段后，复审合议组接受了我们的观点，撤销了驳回决定，涉案专利申请经继续审查获得授权。

四、案件启示

每个案件都有骨头，专利申请代理也不例外。针对这种采用X类对比文件的实审意见，答复会陷入困境。作为代理师，在案件各方面都很被动的情况下，不能轻言放弃，还是应该仔细研究，挖掘出对涉案申请有利的论点，破解掉对比文件的技术启示，放手一搏，才可能为客户争取到期望的结果。

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韦超峰

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