【导读】随着大众传媒的迅猛发展，品牌的效应逐渐显现出来，商标权成为企业的一项无形知产。

但一些老企业因为对商标的作用并不熟知也没有对商标进行注册，当被人控告侵犯商标权要求停止使用商标并赔偿时，才猛然觉醒。

这时，被控企业应该怎么办？根据法律的规定，其可以主张在先使用抗辩权，但此抗辩事由并不是每一个在先使用者都会得到法官的认可，本文将对在先使用抗辩事由适用条件进行分析说明。

【基本案情】本案原告JK公司是一家从事钢锄、五金工具等产品的生产和销售，其于2001年注册使用“雉鸡”商标，并于2002年将注册商标许可给原告YSD公司使用。

其发现被告HG钢锄厂所使用的商标与其注册商标具有相似性，认为容易造成消费者混淆，遂以被告侵犯其商标权为由诉至法院。

被告抗辩称其与1999年就已开始使用“银鸡”商标，于2002年注册商标，且两者商标并不相似，不会造成消费者混淆。

并提供了HY砂轮厂出具的送货清单、湖南学院彩色印刷厂出具的证明、1997年其同广东机械进出口公司等公司的合同及发票、以及证人证言等证据证明其于1999年就已经使用了“银鸡”商标。

【法院评析】本案一二审法院均认定了被告的行为构成侵犯商标权，再审法院驳回了原告诉讼请求判决如下：

一、撤销湖南省高级人民法院(2007)湘高法民三终字第44号民事判决及湖南省郴州市中级人民法院(2007)郴民三初字第2号民事判决；

二、驳回湖南省JK锻造厂、郴州市YSD实业有限责任公司诉讼请求。

一、二审案件受理费各10010元，其他诉讼费5000元，由湖南省JK锻造厂、郴州市YSD实业有限责任公司负担。

本判决为终审判决。

【律师点评】根据商标法第59条第3款的规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”这是新商标法对在先使用抗辩事由的规定，商标的价值在于使用，对于善意的在先使用人，法律保护其使用商标的权利，但为了平衡商标专有权人的专用权，法律仅允许商标使用人在其原有范围内进行使用。

在先使用抗辩事由要符合以下几个要件：

首先，在先的标识应当属于商标意义上的使用。

权利人不将相关标识作为商标使用，相关标识就无法起到区分商品或服务来源的商标核心功能，自然不可以作为未注册商标在一定条件下享受保护。

其次，未注册商标需要使用在先，先于商标注册人申请商标之前。

且使用具有持续性，即一直在使用。

法律对于已经注册的商标三年未使用都不予以保护，对于未注册的商标要求肯定是需要持续使用。

最后，未注册商标的在先使用已经具有一定影响。

笔者认为此点是多余的，在先使用保护的是在先使用人在原有范围内继续使用商标的权利，是对其善意使用以及其对设计商标智慧结晶的付出的保护，即使其在现阶段并没有产生很大的影响力，但并不排除其在以后会取得价值。

且如果立法者是考虑到在先使用者会利用商标注册人的商标价值和影响力而对在先使用者做出限制，但控诉在先使用者侵权的注册商标人的商标一定是具有很高价值的吗？所以笔者并不认同此点。

但法条对此点有规定，法院在认定时会对此进行考虑。

在本案中，被告与原告属于生产同类产品的企业，且被告从事钢锄等五金产品和销售达到七八年，销售业绩也一直处于优势地位，应该认定具有一定的影响力，其通过提供证据证明其于1999年就已开始使用商标，先与原告申请注册商标，被告的在先抗辩是符合法律规定的。

那么由此可以看出原告注册商标在被告使用在先，且二者又是在同一地区进行五金产品的生产和销售，被告的行为是否构成恶意抢注呢？法院可以根据被告提供的证据撤销原告的商标吗？

商标先使用抗辩是商标先使用人以在先善意使用对抗在后相同或近似商品或服务上注册相同或近似商标，这和恶意抢注商标存在一定的联系和区别，恶意抢注是从注册商标人的角度看，注册商标人明知商标使用人的商标仍然在相同或相似的商品上注册与其相同或类似的商标而获取不正当的利益。

这种恶意抢注的行为受到法律的禁止，商标使用人可以向商评委申请无效。

而在先使用是从商标使用人的角度看，对商标注册人的控诉进行反驳，以在先使用为由证明使用的正当性。

这两者属于不同的纠纷解决程序。

但二者都是发生在在先使用人与商标注册人之间。

当商标侵权诉讼中，商标注册人在注册商标时的主观态度是恶意的，商标使用人可以向商标评审委员会申请宣告商标无效。

但此程序与商标侵权诉讼并不存在前提与结果的关系，在侵权诉讼中，商标使用人仍然可以以在先使用为由抗辩商标注册人的指控赢得诉讼胜利。

所以在先使用抗辩事由的构成要件中并不关商标注册人主观态度如何，但是与商标使用人是否启动商标无效宣告程序有关，也与其赢得商标侵权诉讼后使用商标是否可以扩展至其他类别产品中有关。

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