唠唠商标许可合同备案的那些事儿

近日，笔者接到客户关于商标许可备案的相关问题的咨询，经仔细梳理过后，特将商标许可合同备案的那些事儿同大家分享，欢迎大家提出不同意见和高见。

概 况

一家国外公司(许可人)拟签订一份商标许可合同，许可一家中国公司(被许可人)使用其注册商标，被许可人生产带有该商标的指定商品，并将其投入市场。

Q许可合同备案有什么效果?

A

(1)商标法第四十三条中规定商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

许可合同信息会公开备案在商标局公共系统中，视为相关公众对此许可情况的知晓;如果没有在商标局进行备案，不视为相关公众知晓这种许可关系;

(2)许可合同经过备案，会给第三方“该枚商标在使用中”的想法，从而会降低他人对该商标提起连续三年不使用撤销的风险;

(3)如果国外公司注册商标被第三方提出三年不使用撤销申请或涉及其他的商标异议、无效案件时，被许可人即中国公司提供的使用证据可以被视为对该注册商标的有效使用，其提供的证据会被商标局、商评委及法院采纳;如若不进行备案，则需要在提供使用证据的同时提交许可合同，而假如许可合同中涉及机密信息，则易被第三方获取，对客户不利。

Q如被许可人擅自使用商标，许可人如何应对?（比如在许可人解除许可合同之后，许可人仍然继续使用商标等情况）；

A

建议在许可协议中明确列明解除许可合同之后被许可人的责任与义务，针对被许可人擅自使用商标的行为予以规定。

商标使用许可申请书中会明确规定商标许可期限和经许可的商品/服务项目，同时此许可期限也会备案在商标局系统中。

一旦在许可关系解除后(若中途解除，需向商标局提交许可提前终止备案申请)或者许可合同到期后，被许可人仍擅自使用注册商标，许可人可按合同约定针对被许可人的使用行为采取法律措施。

Q许可人提前解除许可合同的，其不可单方去做商标局许可提前终止备案，而需要被许可人的配合,因为《商标使用许可提前终止备案表》要求许可人和被许可人均签字。

实践中，许可人无法单方去做许可终止备案的，主要有什么措施?

A

许可人或者被许可人都无法单方去向商标局提交提前终止许可的备案，必须双方同时签署终止备案的相关申请文件;如果企服快车不签署，就无法终止备案，也就是说备案的许可将持续有效，直至许可期限截止。

在此期间，如果双方合作关系破裂，许可人可能会承担被许可人恶意使用注册商标(产品质量等问题)所带来的负面影响等。

遇到这种情况，许可人可诉诸法律程序，通过民事诉讼要求终止合同。

获得法院的支持和判决后，可提交至中国商标局，请求中国商标局协助执行，终止合同。

通常我们建议不要将许可期限签太久，也是为了防止这种情况的出现，一般许可一至三年为宜，如若之后继续许可，可再次续签合同，并进行许可备案申请。

此外，在合同中，也最好约定被许可人关于终止合同和终止备案的责任与义务。

Q根据《商标法实施条例》第66条，为了避免商标因连续三年没使用而被撤销，商标注册人可以提供“商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料”。

商标注册人必须提供许可合同已进行备案的证据(即《备案回执》等)吗?还是提供许可合同就行?还是都可以，但如有《备案回执》更容易地采信?换言之，许可人可依靠被许可人使用了其商标来对抗“三年不使用”撤销，是许可合同本身的效果还是合同备案的效果?

A

许可合同不是必须要经过备案才生效(除非合同中另有约定)，故，在三年不使用撤销案件中，提交许可合同或是经备案的商标使用许可(包括商标局公共系统网站打印页、商标使用许可合同备案核准通知等)均可。

假如商标使用许可已经备案，则无需再提交许可合同;而如果商标使用许可未向商标局备案，则最好提交许可合同，证明许可关系。

此外，仅仅是许可合同，或是许可备案的信息，均单独无法作为有效证据在三年不使用撤销案件中维持商标的注册。

被许可人需进一步提供其他被许可人使用商标的证据，证明该许可合同已实际履行。

Q根据《商标使用许可合同备案办法》第15条，”有下列情形之一的，许可人和被许可人应当书面通知商标局及其各自所在地县级工商行政管理机关”：

这条规定仍然有效吗?如是，一家外国公司也有义务通知工商吗?哪地工商?

A

根据现行商标法的规定，仅向商标局提交备案终止合同即可。

Q根据《民法通则》第122条，“因产品质量不合格造成他人财产、人身损害的，产品制造者、销售者应当依法承担民事责任”。

根据《产品质量法》第41条，“因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产(以下简称他人财产)损害的，生产者应当承担赔偿责任。”最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复(法释〔2002〕22号，请见附件)规定：

请问下列两种理解哪一项准确：

(一)许可人的商标体现在产品上，则自动视为许可人是“产品制造者”、“生产者”，使其承担相应的责任。

(二)许可人的商标体现在产品上，只有商品包装上提出了他是生产者的情况下，才可视为许可人是“产品制造者”、“生产者”，使其承担相应的责任。

A

笔者认为第一种理解较为准确，即许可人的商标体现在产品上，则自动视为许可人是“产品制造者”、“生产者”，应承担相应的责任。

具体分析如下：

1. 许可人是真正商标权利人，被许可人经许可人授权后方可将被许可商标使用在相关商品上，消费者在购买产品时通常是基于品牌(即许可人商标)在市场所享有的知名度和美誉度来进行选择，因此品牌的影响力会直接影响消费者的购买行为;

2. 根据《商标法》的规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。

无论是出于保护自身权益，还是其他因素的考虑，在许可合同中，许可人应当标明许可人对被许可人使用被许可商标的商品质量、商标使用形式等问题有权进行监督，一旦被许可人产品出现质量问题，也反映了许可人在许可合同中执行过程中监督力度不到位，因此，应当共同承担相应责任;

3. 鉴于许可合同执行中存在的种种风险(尤其是商品质量问题)，我们建议许可人定时、及时对被许可人使用商标的情况以及产品质量进行抽查，以降低产品质量出现问题所带来的不良影响以及财产损失。

Q根据《商标法》第43条规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量，那么1）许可人未进行”监督“会有什么样的法律后果？2）这条规定意味着如果产品出现了质量不合格或存在缺陷，许可人应当提交证据证明其进行了监督，否则许可人会对质量不合格或产品缺陷承担法律责任? 如是，向谁承担责任？3）许可人可如何证明其监督了被许可人的商品质量？

A

1)如上所述，一旦被许可人产品出现质量问题，而许可人又未尽监督责任的前提下，许可人承担的法律责任大于许可人所尽的监督责任。

但是在监督过程中，不排除被许可人故意隐瞒、谎报等情况，这些因素均会影响许可人所承担的法律责任占比;

2)许可人可以提交证据以证明其在产品生产过程中履行了监督的责任，但是法院是否会全部予以采纳还需视具体情形而定。

许可人应向原告承担法律责任;

3)许可人可请专业机构定期出具专业的产品质量检测报告，专业机构所出具的报告在法律意义上可信度以及可采纳度也会比许可人自行出具的报告要强很多。

无论承担法律责任风险的高低，笔者建议许可人在许可合同执行过程中严格把控产品质量等问题，以求将风险降至最低。

此外，许可人作为品牌所有人，任何可能对品牌造成严重打击的商业行为都应该极力予以规避，力求塑造企业品牌在市场良好的口碑以及企业的良好形象。

最后，笔者也提醒商标注册人在签订许可合同/协议的过程中千万不要忽视任何细节，一点一滴的细节问题都有可能最终演变为关乎企业生死存亡的大事!