在商标申请驳回复审纠纷案中，判断两件商标共存是否会导致相关公众产生混淆、误认时，应否考虑在先权利人的经营范围和使用意图?围绕着第33524347号“英氏”商标(下称诉争商标)引发的商标申请驳回复审行政纠纷案，北京市高级人民法院在日前作出的判决中指出，在先权利人对注册商标是否具有真实使用的意图不属于商标申请驳回纠纷案的审查范围，在该案中，已查明国家知识产权局援引的部分在先注册商标仍合法、有效，故其仍然构成诉争商标在指定使用商品上申请注册的在先权利障碍。

据了解，诉争商标由英氏婴童用品有限公司(下称英氏公司)于2018年9月14日提交注册申请，指定使用在卫生纸、面巾纸、餐巾纸等第16类商品上。

经审理，原国家工商行政管理总局商标局援引湖南英氏营养食品有限公司(下称湖南英氏公司)申请注册的第27657586号“英氏”商标(下称引证商标一)、第6265312号“英氏”商标(下称引证商标二)、第6263062号“英氏”商标(下称引证商标三)、第27661982号“英氏ENGNICE”商标(下称引证商标四)、第27661982A号“英氏ENGNICE”商标(下称引证商标五)驳回诉争商标的注册申请。

对此，英氏公司不服，随后向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称原商评委)申请复审。

经审理，国家知识产权局(根据中央机构改革部署，原商评委的相关职责由国家知识产权局行使)认定诉争商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三、引证商标五构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，虽然此前已就引证商标四作出驳回复审决定，但此审理结果对该案结论不会造成实质性影响，据此决定驳回诉争商标的注册申请。

英氏公司不服，继而向北京知识产权法院起诉称，诉争商标指定使用的商品与引证商标三、引证商标五核定使用的商品不构成类似商品。

根据引证商标权利人的经营范围显示，其并不具有生产经营卫生纸等相关商品的资质，也不可能对各引证商标进行商标法意义上的使用，且诉争商标经其长期大量使用，具有较高的知名度，与引证商标共存于市场不会使相关公众对商品来源产生混淆、误认。

北京知识产权法院经审理认为，诉争商标指定使用的卫生纸、纸巾等商品与引证商标三核定使用的卫生巾、消毒纸巾及引证商标五核定使用的卫生巾、卫生护垫等商品在功能、用途、消费对象等方面相同或基本相同，构成类似商品，诉争商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三、引证商标五构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;市场主体的经营范围可以发生变更和扩展，商标也可以许可其他市场主体进行使用，仅凭商标申请人或注册人的经营范围无法推断商标的实际使用情况，而引证商标权利人的经营范围更无法成为判断诉争商标与各引证商标共存是否会导致相关公众产生混淆、误认的依据。

同时，商标驳回复审案件为单方程序，引证商标持有人不可能作为诉讼主体参与到该程序中，有关引证商标知名度的证据因而在该程序中无法得以出示，在缺乏对诉争商标特别是引证商标进行充分举证和辩论的情况下，商标知名度实际上无法予以考虑，否则将有违程序的正当性，且英氏公司提交的证据不足以证明诉争商标经使用已获得可与各引证商标相区分的显著性。

综上，法院判决驳回英氏公司的诉讼请求。

英氏公司不服上述判决，上诉至北京市高级人民法院，并在代理意见中主张引证商标二、引证商标三正处于撤销复审程序中，有望不再构成诉争商标在指定使用商品上的注册申请，请求中止审理该案。

经审理，北京市高级人民法院对诉争商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三、引证商标五构成使用在同一种或类似商品上的近似商标的认定予以确认，并指出湖南英氏公司对各引证商标是否具有真实使用的意图不属于该案的审查范围;英氏公司提交的证据均为单方证据，且相关证据尚不足以证明诉争商标在指定商品上经使用已具有一定知名度，可与各引证商标相区分;引证商标二、引证商标三仍为合法、有效的在先注册商标，构成诉争商标申请注册的在先权利障碍。

综上，法院判决驳回英氏公司的上诉请求，维持一审判决。

(王晶)

行家点评

韩擘男 北京腾宇律师事务所 顾问：实务中，类似该案英氏公司根据湖南英氏公司没有经营资质以及各引证商标没有实际进行使用，提出诉争商标与各引证商标共存不会导致相关公众产生混淆、误认，引证商标不构成诉争商标申请注册的权利障碍的主张，并不鲜见。

这些申请人的主张未获得法院支持，主要原因在于引证商标的权利人并非该程序中的主体之一，没有举证和答辩的机会，引证商标是否进行了实际使用处于事实不明的状态，因而该事实不被纳入考虑范围。

本案两级法院正是基于上述考虑，故未支持英氏公司的主张，符合法理。

但实践中也会有例外情形，如诉争商标指定使用的商品或服务与引证商标核定使用商品或服务是受国家严格管控且经营主体须经过特许经营许可，则引证商标权利人是不符合上述条件的一般民事主体，引证商标权利人即便没有参与举证及答辩亦可推定其不具有实际使用引证商标的能力，如果诉争商标申请人满足上述经营条件，则诉争商标与引证商标不存在混淆可能性的结论应当予以考虑。

实际上，此类案件的一个关键因素在于判断商标共存导致相关公众产生混淆的可能性。

商标法意义上的混淆是指已经或可能对商品或服务的来源及有关方面发生误认，包括现实混淆和可能混淆。

除该案所涉及的驳回复审程序外，在商标异议、无效宣告程序以及民事侵权案件中，因引证商标权利人具有充分举证和答辩的机会，引证商标是否进行了实际使用、经使用是否具有知名度能够得到充分证实，混淆可能性因素在判断商标近似时就具有较大的影响空间。

除遵循个案审查原则和以相关公众的一般注意力为标准外，判断混淆可能性还应考虑“衡平原则”，因为混淆可能性的判断不仅关乎商标所有人利益，对与之有竞争关系的企业申请注册商标及从事正常贸易活动也会产生重大影响。

因此，在混淆可能性认定过程中，不但要注意依法保护他人在先权利，还应充分考虑竞争者选用和注册商标的权利。

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